A. Giriş

Marka tescili, markaların sonradan başka kimseler tarafından kullanılmamasını ve dolayısıyla da markanın korunmasını sağlamak amacıyla yapılan işlemdir. Markanın tescil edilmesiyle, sonraki başvurular bakımından aynı ifadeleri kullanan markaların tescilinin önüne geçmek amaçlanmakta olup, bu koruma tescil edilen her marka bakımından aynı düzeyde olmayacaktır. Tescil edilecek markaların taşıması gereken özellikler ve tescil edilmiş markaların korunma düzeyi 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (“SMK”) düzenlenmiştir. SMK’ya göre markanın tesciliyle sağlanmak istenen korunmanın düzeyi, tescil edilen markaların barındırdıkları ifadelerin ayırt ediciliğine göre belirlenmektedir.

B. Ayırt Edicilik Unsuru

SMK m. 4’te marka olabilecek işaretler düzenlenmiş ve tescil bakımından bu işaretlerin ayırt edici nitelikte olması gerektiği hükme bağlanmıştır. Nitekim mutlak ret sebeplerini düzenleyen SMK m. 5’te de tescil başvurusunda bulunulan markanın ayırt edici nitelik taşımamasının mutlak ret nedeni sayılacağı ve ayırt edici nitelik taşımayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayırt edici olmayan markalar ticari hayatta yaygın kullanılan ifadeleri içeren, cins isimlerini veya kişi ad ve soyadlarını içeren, malın şekli veya ambalajından oluşan işaretler olarak açıklanabilir. Kanun koyucu bu şekilde genel ifadeler içeren, herkesin kullanabileceği ifadeler bakımından tek bir marka sahibine tekel hakkı verilmesini uygun görmemiştir. Dolayısıyla ayırt edici nitelikte olmayan ifadeler içeren bir marka tescil edilse dahi benzer ifadeleri taşıyan sonraki markaların tesciline engel teşkil etmeyecektir.

Ayırt edici nitelikten uzak markalar uygulamada zayıf marka olarak adlandırılmaktadır. *Ayırt edicilik unsuru aynı zamanda korumanın kapsamını da belirlemektedir. Bu bağlamda, ayırt edicilik arttıkça markanın korunması artacak olup, ayırt edicilikten uzaklaşıldıkça ise marka sahibinin üçüncü kişilerin benzer kullanımına katlanma zorunluluğu artacaktır.*

C. Markanın Korunması

Markanın tescil edildiği mal veya hizmet sınıfında korunması kuraldır. Ancak korunmanın sınırının daraltılması yahut genişletilmesi gereken durumlar söz konusu olabilecektir. Karıştırılma ihtimalinin söz konusu olduğu durumlarda veya tanınmış marka söz konusu olduğunda koruma benzer mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde genişlerken zayıf markalarda farklı mal ve hizmetler yönünden koruma sağlanamayacak, ayırt edici nitelikte olmayan ifadeler bakımından marka sahibine tekel hakkı tanınamayacaktır.

Bahsedildiği üzere, markanın ayırt edici niteliklere sahip olmaması SMK m. 5’te düzenlenen mutlak ret sebepleri arasında yer almaktadır. Madde hükmüne göre genel, soyut nitelik taşıyan ifadeler, ticari hayatta veya günlük hayatta kullanılan ifadeler, cins, kalite, miktar belirten ifadeler ayırt edici niteliği haiz değildir. Dolayısıyla bu ifadeleri içeren marka başvurularının mutlak ret sebepleri gereği reddedilmesi gerekir. Ancak söz konusu başvurular reddedilmese dahi, sonraki aynı ayırt edici nitelikte olmayan ifadeleri içeren başvuruyu etkilememesi gerekir.

Özellikle tescil edildiği mal ve hizmet sınıfında herkes tarafından kullanılması neredeyse zorunlu olan ifadeler zayıf marka teşkil edecektir. Örneğin sunduğu mal ve hizmet kahve olan bir markanın “Latte” ismini tescil ettirmesi zayıf marka teşkil edecektir. Buna karşılık tescil edildiği mal veya hizmet grubuyla bağlantısı bulunmayan ifadeler güçlü marka olarak kabul edilebilir. Örneğin elektronik ürün sağlayan “Apple” markası, isminin sağladığı mal ve hizmetle bir bağlantısı olmaması nedeniyle güçlü bir marka olarak kabul edilmektedir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 08/01/2020 tarihli, 2019/1552 Esas ve 2020/157 Karar sayılı ilamında; 30. sınıfta yer alan çay ve benzer ürünler sınıfı için yapılan “Dem” isminin sonraki marka bakımından tesciline yapılan itiraz yerinde bulunmamış, önceki markanın tescil ettirdiği zayıf ifadelerin üçüncü kişiler tarafından kullanımına katlanılması gerektiği yönünde hüküm tesis edilmiştir:

“Başvuru kapsamında bulunan 30. sınıf ürünlerin davacının markalarının kapsamında yer alan ürün ve hizmetlerle aynı türden bulunduğu, davacı markalarının 30. sınıftaki çay ve benzeri ürünler bakımından zayıf bir marka olduğu, zayıf markaların ayırt edici gücü yüksek markalar gibi korunmasının mümkün olmadığı, zayıf markaları adına marka olarak tescil ettirenlerin, sonraki zamanlarda anılan işaretleri başkalarının da diğer ayırt edici eklerle birlikte tescil edilebileceğini öngörmeleri ve buna katlanmaları gerektiği, davacı markalarıyla davalının marka başvurusu arasında görsel, sescil ve anlamsal olarak genel izlenimde ortalama tüketicileri iltibasa düşürecek derecede bir benzerlik bulunmadığı”

Yukarıda da bahsedildiği üzere zayıf marka tescilleri bakımından sonraki tescil başvurularında zayıf ifadeye ek olarak ayırt edici sembol veya işaret eklenerek başvuru yapılması da mümkündür. Nitekim, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 25/10/2017 tarihli, 2016/2681 Esas ve 2017/5711 Karar sayılı ilamında, “MARKA OKULU” ibareli markanın tescil edilmesinden sonra “MARKA OKULU + şekil” ibareli markanın tesciline yönelik itirazlar yerinde bulunmamıştır:

*“Davalının markasının "MARKA OKULU+şekil" biçiminde olup 41. sınıftaki eğitim öğretim hizmetlerini içerdiği, markanın sadece sözcükten ibaret olmayıp, "MARKA OKULU" ibaresi yanında kitap görünümü verilmiş M harfine benzeyen bir şekil unsuru da mevcut olduğu, bir bütün olarak bakıldığında bu markanın, KHK'nin 5. maddesinde yazılı tüm koşulları taşıdığı, çizimle görüntülenebildiği, çoğaltılabildiği, sözcük ve şekilden oluşan bir "işaret" içerdiği ve en önemlisi bir işletmenin mal ve hizmetlerini, diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edebildiği, bu ayırt ediciliğin markada yer alan sözcük ve şekil unsurunun bir arada olmasından kaynaklandığı,”*

Ek olarak, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 27/11/2017 tarihli, 2016/4095 Esas ve 2017/6610 Karar sayılı ilamında; “TURKCELL AKILLI EV” ibareli markanın tescil edilmesinin, “TTNET Akıllı Evim” ibareli markanın tescil edilmesini engellemeyeceği ve bu kelimenin sektördeki birçok firma tarafından diğer unsurlar ile birlikte kullanılmakta olduğu da göz önünde bulundurulduğunda “Akıllı Ev” ibaresinin marka olarak tescil edilmesinin bu kelime üzerinde marka sahibine tekel hakkı vermeyeceği şu şekilde ifade edilmiştir:

*“Tarafların iletişim sektöründe faaliyette bulunduğu, davacının “TURKCELL AKILLI EV” ve “AKILLI EV” ibareli markası bulunduğu, davalının “TTNET Akıllı Evim” ibareli başvurusu olduğu, davacı ve davalı markalarındaki “Akıllı Ev” ibaresinin ürün ve hizmetlerin sunumuna yönelik içerik ve yöntemi gösterdikleri, bu haliyle anılan ibarelerin herkesin kullanımına açık bulunduğu, ayırt ediciliği bulunmadığından bu ibarelerin münferiden değil, ancak başka bazı sözcük ve şekillerle birlikte tescil edilebileceği, fakat bu tescillerin her birinin zayıf marka konumunda bulunduğu…*

…

*benzeşen unsur olan ''Akıllı Ev'' ibaresinin sektörde bir çok firma tarafından diğer unsurlarla birlikte her iki taraftan önce fiilen uzun zamandan bu yana kullanılmakta olduğu, tescilli bir marka ile iltibas yaratmayan işaretin marka tescil başvurusunda bulunmanın kötüniyetli bir yaklaşım olarak değerlendirilemeyeceği, bir kelimenin marka olarak seçilip tescil ettirilmesinin anılan kelime üzerinde marka sahibine tekel hakkı vermeyeceği…*

D. Sonuç

Marka tescilinde ayırt edicilikten uzak ifadelerin kullanılması durumunda markanın SMK m. 5 kapsamında tescil edilmeyeceği kural olarak kabul edilmektedir. Ayırt edicilikten uzak ifadeleri içeren markanın tescilinin gerçekleşmesi durumunda da marka sahibine ayırt edici olmayan ifadeler üzerinde tekel hakkı tanınmayacak, dolayısıyla sonraki marka başvurularında bu ayırt edici nitelikte olmayan ifadelerin kullanılması engellenemeyecektir. Sonuç olarak, ayırt edici nitelik taşımayan ifadeleri tescil ettiren marka sahibi, üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek benzer kullanımlara katlanmak durumunda kalacaktır.

@Eren YENİÇULHA @Ece BAYAR