Tanınmış Markanın Koruyucu Etkisi

A. Giriş

Ayırt edicilik unsuru, bir markanın korunma kapsamını belirleyen esas unsurdur. Kural, markanın tescil edildiği mal ve hizmet sınıfında korunmasıdır.  Ancak ayırt edicilik unsurundan uzaklaştıkça bu korumanın kapsamı azalırken ayırt edicilik unsuru güçlendikçe korumanın kapsamı da artacaktır. Ayırt edicilik unsurunu güçlendiren ve buna bağlı olarak markanın korunma seviyesini artıran unsurlar markanın özgünlüğü ve tanınmışlığıdır. Bu nedenle, özgün veya tanınmış bir marka söz konusu olduğunda markanın korunma kapsamı genişleyecektir.

B. Tanınmış Marka Kavramı

Tanınmışlık, genel olarak mal veya hizmetin geniş çevrede bilinir olmasıdır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 6. maddesinde tanınmış markanın sahip olduğu koruyucu etkiden söz edilmekte ise de SMK ve sair mevzuatta “tanınmış marka” ifadesinin tanımına yer verilmemiştir. Yargıtay’ın yerleşik içtihatları uyarınca, tanınmışlık hususunun saptanabilmesi için Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (“WIPO”) tarafından belirlenen kriterlerin dikkate alınması gerektiği kabul edilmektedir.

Nitekim bu durum Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 24/03/2003 tarihli, 2002/10575 Esas ve 2003/2752 Karar sayılı ilamında şu şekilde ifade edilmiştir:

“Tanınmış marka konusunda Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Tanınmış Markalar Uzmanlar Komitesi’nce de kriterler belirlenmiş olup, yapılacak incelemede bunlarında göz önünde tutulması gerekecektir.”

WIPO Ortak Tavsiye Kararı’nda tanınmış markanın tespitine ilişkin belirlenen kriterler ise şu şekilde sıralanmıştır:

• Toplumun ilgili kesiminde markanın bilinme veya tanınma derecesi,
• Markanın kullanıldığı süre, kapsam ve coğrafi alan,
• Markanın kullanıldığı mal veya hizmetlerle ilgili olmak üzere markanın reklam ve tanıtımlarını ya da fuar veya sergilerde sunumlarını içeren promosyon faaliyetlerinin süresi, kapsamı ve coğrafi alanı,
• Markanın kullanımının ve tanınmışlığının göstergesi niteliğinde olacak şekildeki tescillerin veya marka tescil başvurularının süresi ve coğrafi alanı,
• Özellikle yetkili mercilerce markanın tanınmışlığına ilişkin verilen kararlar olmak üzere, marka haklarının başarılı bir şekilde uygulandığını gösterir kayıtlar,
• Markaya atfedilen değer.

Dolayısıyla tanınmış bir markadan bahsedebilmek adına bu kriterlerin incelenmesi gerekmektedir. 2006 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca tanınmış markanın tespitine ilişkin kriterler yayınlanmış olup, bu kriterler WIPO tarafından yayınlanan kriterlere uyumlu hususlar içermektedir.

Ancak bir markanın tanınmış marka olarak nitelendirilebilmesi için söz konusu kriterlerden bir veya birkaçı dikkate alınabileceği gibi WIPO Ortak Tavsiye Kararı’nda yer almayan kriterler de dikkate alınabilecektir. Bu nedenle bir markanın tanınmış marka teşkil edip etmediğinin tespiti her somut olaya göre farklılık arz etmekte olup, somut olaya göre inceleme yapılması gerekecektir.

C. Tanınmış Markanın Korunması

SMK tarafından tanınmış markalara iki ayrı kategoride koruma sağlanmaktadır. Bunlardan ilki, Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markalara sağlanan koruma, ikincisi ise Türkiye’de belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşmış markalar için sağlanan korumadır.

1. Paris Sözleşmesi Kapsamında Tanınmış Markaların Korunması

SMK’nın 6. maddesinin dördüncü fıkrası, Paris Sözleşmesi kapsamındaki tanınmış markalar bakımından tanınmış marka ile aynı veya benzer nitelik taşıyan sonraki marka başvurularının, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedileceğini hüküm altına almaktadır. Bu durum, Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markalar bakımından farklı mal veya hizmet kategorilerinde koruma sağlanmayacağını göstermektedir.

Ancak belirtmek gerekir ki, SMK öncesi dönemde sınai haklara ilişkin düzenlemeler içeren 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markalarla aynı veya benzer sınıfta yapılan aynı veya benzer nitelikli başvuruları mutlak ret sebebi olarak kabul etmiştir. SMK ile birlikte ise Paris Sözleşmesi kapsamında tanınmış markalar nispi ret sebebi olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle sonraki marka başvurusunun reddedilebilmesi için tanınmış marka sahibi tarafından marka başvurusuna itiraz edilmesi şarttır.

2. Türkiye’de Belirli Bir Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Markaların Korunması

Tanınmış markalara ilişkin düzenlenen bir diğer koruma ise SMK’nın 6. maddesinin beşinci fıkrasında yer almaktadır. Söz konusu hükme göre, markanın Türkiye’de sahip olduğu tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, itibarının zarar görebileceği, ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hallerde sonraki marka başvurusu aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın itiraz üzerine reddedilecektir. Zira sonraki marka başvurusunun tanınmış markadan haksız bir yarar sağlayabileceği, tanınmış markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hallerde sulandırma ihtimalinin varlığı bir başka deyişle markanın sulandırılması gündeme gelecektir.

Bu bağlamda, benzerlik incelemesi yapılırken tanınmış marka ve sonraki marka başvurusu bakımından tüketici nezdinde markaların karıştırılma ihtimali de dikkate alınmalıdır. Zira karıştırılma ihtimalinin mevcut olduğu durumlarda, sonraki marka başvurusunun, tanınmış markadan haksız yarar sağlayabileceği gündeme gelebilecektir. Bu durumda, tüketici nezdinde tanınmış markanın sahip olduğu itibarın kullanılması söz konusu olabilecektir.

SMK’nun söz konusu hükmü uyarınca tanınmış marka ile sonraki marka başvurusu arasındaki benzerlik tespit edilirken dört hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu hususları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Karşılaştırma konusu markalar arasındaki benzerlik derecesi

• Tanınmış markanın özgünlük derecesi
• Tanınmış markanın tanınmışlık derecesi
• Karşılaştırma konusu markaların kapsamındaki mal ve hizmetlerin farklılık derecesi

Söz konusu hususların incelenmesiyle tanınmış marka ile sonraki marka başvurusu arasındaki benzerlik derecesi her somut olaya göre tayin edilecektir. Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 06/12/2022 tarihli, 2021/4349 Esas ve 2022/8692 Karar sayılı ilamında, sonraki marka başvurusuna söz konusu hükme göre itiraz edilebilmesi için markalar arasında bulunması gereken benzerlik şu şekilde ifade edilmiştir:

“Tanınmış marka gerekçesiyle farklı sınıftaki mal ve hizmetlere haklı sebeple karşı çıkabilmek için, markalara konu işaretler arasında en azından çağrışım yapabilecek benzerlik düzeyi yanında, markalara konu ibarelerin ayırt edicilik düzeyi yanında, kural olarak karıştırılma ihtimaline yol açacak düzeyde olmasa bile markalara konu mal ve hizmetler arasında en azından sektörel bir benzerlik bulunup bulunmadığı gözetilerek değerlendirme yapılmalıdır.”

Yine aynı doğrultuda, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 17/12/2018 tarihli, 2017/2135 Esas ve 2018/7995 Karar sayılı ilamında; markanın tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız yarar sağlanacağı gerekçesiyle sonraki başvurunun reddi gerektiği şu şekilde açıklanmıştır:

*“Davacı markasının dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan, alanında tek, reklam gücü yüksek marka olması nedeniyle tanınmış olduğu, davacıya ait ayırt ediciliği yüksek marka ile aynı ve çok benzer davalı markaların tescili halinde davacıya ait tanınmış markanın itibarın zedeleneceği, imaj transferi oluşacağı, imaj transferi neticesinde davacı markasının itibarının haksız kullanımı gerçekleşeceği, tüketici nezdinde davacının tanınmış markasının iştigal faaliyetinin genişletildiği düşüncesiyle marka itibarının sulandırılması durumunun oluşacağı, davacı markasının etki alanı ve gücünün olumsuz etkileneceği …”*

*Öte yandan tanınmış markalara tanınan koruyuculuktan yararlanabilmek için markanın ayırt edici işaretler içermesi de gerekmektedir***. Herkes tarafından sıklıkla kullanılan ifadelerin marka olarak tescil edilmesi halinde tanınmış da olsa söz konusu markaya sağlanan koruma azalacaktır. Nitekim bu durum Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 06/12/2022 tarihli, 2021/4349 Esas ve 2022/8692 Karar sayılı ilamında** şu şekilde ifade edilmiştir:

*“Davacının itiraza mesnet markaları "MODALİFE" ibaresinden oluşmakta olup, bu ibare neredeyse Türkçe’ye de geçmiş İngilizce basit kelimelerden oluştuğu ve Türk halkının büyük kısmı tarafından "moda yaşamı" anlamına geldiği anlaşılabilecek bir ibaredir. “Moda yaşamı” ibaresinin ayırt edicilik düzeyi yüksek olmayan, değişik sektörlerde herkesin kullanabileceği işaretlerden olduğu kabul edilmelidir. Gerek tanınmış markanın ayırt ediciliğinin düşük olması, gerekse davalının tescil talep ettiği 41. sınıftaki eğitim öğretim, kitap, dergi vs. basım gibi hizmetler ile davacın markasının tanınmış olduğu kabul edilen mobilya sektörü arasında sektörel bir benzerlik de bulunmadığı dikkate alındığında başvuruya itirazın reddine dair YİDK kararının haklı ve yerinde olduğunun kabulü…”*

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 23/06/2011 tarihli, 2010/352 Esas ve 2011/7625 Karar sayılı ilamında; “İstikbal” ibareli markanın toplumda ulaşmış olduğu tanınmışlık düzeyi nedeniyle, “İstikbal” ibareli markanın itirazı kabul edilmiş ve farklı sınıflar söz konusu olmasına rağmen “İstiklal” ismiyle yapılan marka başvurusunun hükümsüzlüğüne yönelik şu şekilde karar tesis edilmiştir:

“Davalı şirketin başvurusundaki “ELEKTRONİK VE MOBİLYA ÜRÜNLERİ” ibaresinin ayırt ediciliği sağlamaya yeterli olmayacağı, ortalama alıcıların İSTİKLAL tanıtıcı ismini kullanan, 9 ve 11. sınıf ürünleri sunan davalı işletmenin, daha önce “İSTİKBAL” ismiyle 20. sınıf ürünleri sunan işletmenin yeni bir markası olduğu, her iki ürünün de aynı işletmeden kaynaklandığı biçiminde bir yanılgıya düşebileceği, davalı başvurusunun konusu işarette “mobilya ürünleri” ibaresinin bulunmasının bu yargıyı güçlendirdiği, davacı markasının tanınmış marka vasfında olduğu, davacının 9 ve 11. sınıflarda tescili bulunmasa dahi davacının İSTİKBAL ibareli markalarının toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle davalıya ait aynı ibarenin elektronik ürünleri ile ilgili alanlarda tescilinin, davacının bu markayı taşıyan ürünler için tüketiciler/hizmetten yararlananlar nezdinde tesis ettiği imaj, güven ve hatırlanırlıktan haksız olarak istifade edilmesi sonucunu doğuracağı, davalının davacının reklâm gücünden haksız biçimde yararlanacağı, sunduğu mal ve hizmete ilişkin satışlarını artıracağı, davacının markasının iltibas tehlikesi yanında, tanınmışlığından haksız yarar sağlama, itibar ve reklâm gücüne zarar verici davranışlara karşı da korunması gerektiği kanaatiyle davanın kabulü…”

SMK’nın 6. maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen koruma da bir nispi ret sebebi teşkil etmektedir. Dolayısıyla sonraki başvurunun reddedilebilmesi için, tanınmış marka sahibinin itiraz etmesi şarttır. Ancak, bu hükmün SMK’nın 6. maddesinin dördüncü fıkrası hükmünden daha geniş bir koruma sağladığından söz etmek mümkündür. Nitekim SMK’nın 6. maddesinin dördüncü fıkrası yalnızca aynı veya benzer mal ve hizmet sınıfında koruma sağlarken SMK’nın 6. maddesinin beşinci fıkrası farklı mal veya hizmet sınıflarında da koruma sağlamaktadır.

D. Sonuç

Tanınmış marka, SMK’nın 6. maddesinin dördüncü ve beşinci fırkalarında sonraki başvuru bakımından nispi ret sebebi olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla tanınmış bir marka ile benzer nitelik taşıyan sonraki marka başvurusunun, tanınmış marka sahibinin itirazı üzerine reddedilmesi mümkün olabilecektir. Bu doğrultuda “tanınmış marka” ifadesinin anlamı önem arz etmektedir. SMK’nın 6. maddesinin dördüncü fıkrası Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış marka olarak kabul edilen markalar bakımından koruma sağlamaktadır. Buna karşılık, SMK’nın 6. maddesinin beşinci fıkrası ile Türkiye’de belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşan markalar bakımından koruma sağlanmaktadır. Bu bağlamda, tanınmış marka her somut olaya göre incelenerek tayin edilecek; bu süreçte de Yargıtay’ın yerleşik içtihatları dikkate alınacaktır. Yapılan benzerlik incelemeleri neticesinde SMK’nın 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki tanınmış markalar aynı veya benzer mal ve hizmetler bakımından korunurken, SMK’nın 6. maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki tanınmış markalar farklı mal ve hizmetler bakımından da koruma sağlamaktadır.

@Eren YENİÇULHA @Ece BAYAR